Todo sobre el Registro de Marca ante INAPI en Chile

1.1. ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi marca?

El registro de una marca comercial ofrece protección jurídica al titular, garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar bienes o servicios por un periodo de 10 años renovables indefinidamente

Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los competidores desleales por utilizar signos distintivos similares, ejerciendo:

1. Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y obtener el comiso de las mercaderías falsificadas.
2. Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de su marca.
3. Acciones o demandas de oposición a una solicitud de registro o de nulidad a un registro ya otorgado, de manera que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad de impedir que un tercero logre registrar una marca similar o idéntica a la suya para la misma cobertura o relacionada.

En caso de no haberse opuesto a tiempo, también puede intentar anular una marca otorgada por INAPI.

1.2. ¿Por qué es importante registrar una marca?

Su importancia radica en la protección jurídica que adquiere el titular en virtud de este registro, de tal manera, se le garantizará el derecho exclusivo (sólo él) y excluyente (a nadie más) a utilizar la marca por un período de diez años renovables de manera indefinida y además podrá impedir que un tercero utilice la misma marca o una similar sin su previo consentimiento.

En virtud de ello, en caso de que competidores desleales quisieren utilizar signos similares a las de la marca que se encuentra registrada, el titular podría eventualmente: ejercer acciones penales en contra de ellos; acciones civiles (indemnización de perjuicios) y; acciones de oposición a una solicitud de registro de una marca.

1.4. ¿Qué se puede registrar como marca?

Se puede registrar como marca cualquier palabra o cualquier expresión de fantasía o arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imágenes, símbolos, gráficos, combinación de colores así como cualquier combinación de lo anterior.

También se puede registrar una frase de propaganda o publicidad siempre y cuando esté adscrita a una marca.

2. Proceso de registo de marca

2.1. ¿Cuál es el primer paso para registrar una marca?

El primer paso para el registro de marcas en Chile, es la presentación de la respectiva solicitud, que debe contener protección para productos, servicios, establecimientos comerciales, establecimientos industriales o frases de propaganda, establecido la o las clases para las que se solicita protección con la actividad específica dentro de la respectiva clase.

2.2. ¿Cómo puedo presentar una solicitud de marca comercial?

La solicitud de marca comercial la puedes presentar directamente en las oficinas de INAPI o en línea: 

Oficina INAPI

• Si deseas hacerlo de manera presencial deberás ingresar el formulario con letra mecanografiada.
• Una vez hecho esto, deberás pagar un derecho inicial en la cuenta única fiscal mediante el Formulario Nº 10 sobre Ingresos Fiscales.
• Este pago debe efectuarse en un banco o institución recaudadora de impuestos, por lo que se sugiere llegar temprano a hacer ese trámite.

La dirección y horario de atención es: Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, de 9:00 a 14:00 hrs. Lunes a viernes. 

En línea

• Ingresa al portal de INAPI e ingresa tu solicitud.
• En este caso, el derecho inicial debe pagarse mediante una transacción electrónica.
• Para el ingreso de solicitudes en línea, es necesario que se registre previamente como usuario, y así obtener la identificación de usuario y clave.

2.3. ¿Qué formulario de INAPI debo usar para registrar una marca?

El formulario que debes usar para registrar tu marca dependerá de la marca que quieras registrar. De acuerdo a esto, existen los siguientes 8 tipos de formularios y solicitudes de marcas:

1. Formulario de Marcas Productos y Servicios.
2. Formulario de Frase de Propaganda para Marca Registrada.
3. Formulario de Marca - Establecimiento Comercial.
4. Formulario de Establecimiento Industrial.
5. Formulario de Marcas Colectivas Productos - Servicios.
6. Formulario de Marcas Certificación Productos - Servicios.
7. Formulario de Solicitud de Marcas o Registros.
8. Formulario de Indicación Geográfica - Denominación de Origen.

2.4. ¿Puede otra persona ingresar el formulario en mi nombre (ej. un abogado)?

Sí. En caso de actuar a través de un representante, debe presentar el poder correspondiente.

Asimismo, tratándose de personas jurídicas, la persona natural que comparezca por ella deberá acreditar representación. Esto puede realizarse previamente a través de registrar dichos poderes en “Custodia de Inapi”.

2.5. ¿Qué documentos debo presentar a INAPI para registrar una marca?

Los documentos que se presenten al INAPI deben contar con una presuma que indique:

• Nº de la solicitud y marca.
• Y en el cuerpo del escrito, la individualización del solicitante y de su representante, si lo hubiere.

2.6. ¿Qué pasa si mi solicitud es aceptada por el examen formal de INAPI?

Si es aceptada, deberá requerir y pagar la publicación del extracto de la solicitud en la oficina del Diario Oficial en dependencias del INAPI, o hacerlo en línea a través del enlace al Diario Oficial que provee el portal INAPI, dentro del plazo legal de 20 días hábiles siguientes a la aceptación, de lo contrario la solicitud se tendrá por abandonada por el sólo ministerio de la ley al vencimiento del plazo.

2.7. ¿Cómo se hace la acreditación del pago a INAPI?

La acreditación del pago se realiza presentando el comprobante de pago (F-10) o una impresión del comprobante de pago en línea obtenido a través del enlace que provee el portal INAPI. Desde regiones puede enviarse el comprobante por correo certificado a Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, Piso 1, Santiago.

La fecha de acreditación es la de recepción en las oficinas de INAPI, por lo que sugerimos enviar con anticipación suficiente, pues determina si se hizo o no a tiempo. Sólo se exceptúan de la obligación de acreditar, quienes paguen a través del portal Web de INAPI. Las solicitudes en que no se acredite el pago de los derechos finales ante INAPI se tendrán por abandonadas y serán archivadas.

3. Incidentes en el registro de marca

3.1. ¿Qué pasa si hacen observaciones a mi registro de marca?

Si en el examen el Conservador detecta algún error u omisión, informará al interesado para que realice las correcciones o aclaraciones pertinentes dentro del término de 30 días. Si no se efectúa la corrección dentro del plazo señalado, se deberá declarar el abandono de la solicitud.

Los errores u omisiones pueden estar en la forma en que se presentó la solicitud, o bien en el fondo de la marca. Un ejemplo de lo primero puede ser una marca solicitada que no tenga descripción de la actividad mercantil que se realizará. Un ejemplo de lo segundo (de fondo) puede ser una marca que no pueda ser registrada por la naturaleza de su denominación, así, yo no podría registrar la marca "computador" por ser muy genérica.

3.2. ¿Qué signos no pueden utilizarse para registrar como marca?

En primer lugar (y como veíamos en el punto anterior) no se podrán registrar términos genéricos, como por ejemplo registrar la marca "anteojos" para vender anteojos.

En segundo lugar, no se podrán registrar términos descriptivos, que suelen utilizarse para describir un cierto producto, por ejemplo, no se podría registrar el término "deliciosas" para vender galletas.

En tercer lugar, no se podrán registrar marcas que puedan inducir a error a los compradores, respecto a la naturaleza, calidad u origen de carácter geográfico del producto, por ejemplo, "las frutillas del sur"

En cuarto lugar, no se podrán registrar las marcas consideradas contrarias al orden público o a la moral.

Por último, no se podrán registrar como marcas banderas, armas, sellos oficiales, y emblemas del Estado u Organizaciones internacionales.

3.3. ¿Puede un tercero utilizar una marca ya registrada?

Efectivamente, siempre y cuando el poseedor de la marca autorizare a este tercero el uso de ella a través de contratos de licencia.

4.1. ¿Cuándo debo renovar un registro de marca?

El titular de un de un registro de marca debe pedir su renovación dentro de su vigencia o dentro de los 30 días hábiles siguientes a la expiración del registro. Se reitera que el registro de una marca comercial dura 10 años contados desde la concesión del registro (art. 24 de la Ley 19.039).

4.2. ¿Cuál es el plazo para pagar el derecho de una renovación?

El pago de una renovación deberá efectuarse y acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la aceptación de la solicitud de renovación.

Sin embargo, a partir del segundo mes de la aceptación, se genera una sobretasa de 20% por cada mes o fracción de mes (artículo 24 de la Ley). Por lo anterior, se sugiere siempre pagar y acreditar pago dentro del primer mes del plazo de los 6 meses.

4.3. ¿Cuánto cuesta renovar un registro de marca?

La renovación de un registro cuesta 6 UTM por cada clase del registro a renovación (inc. 2º del artículo 18 bis B de la Ley 19.039).

4.4. ¿Cómo se efectúa la cesión de una solicitud de marca?

Durante la tramitación de la solicitud de marca, se puede "ceder" la solicitud de marca a un tercero. Para que la cesión tenga efecto respecto de terceros, debe ser comunicado a INAPI. Este trámite no genera ningún pago de derechos ante INAPI. Sólo se debe informar a INAPI, acompañando el contrato de cesión en la respectiva solicitud.

La cesión debe por lo menos constar por escrito y en un documento simple firmado ante notario. Cedente y Cesionario.

En consecuencia el único requisito para ceder una solicitud es que la solicitud de marca se encuentre en trámite, esto es que se encuentre vigente y tiene como tope final para presentar el contrato de cesión en el INAPI, hasta el mismo día del plazo para pagar y acreditar los derechos finales de una solicitud.

Si el escrito se presenta con posterioridad deberá efectuarse mediante el trámite de anotación de transferencia a un registro, el cual tiene asociado el pago de un derecho de 1 UTM.